EUU, Alm.del - 2012-13 - Bilag 25: Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

Notat til Folketingets EuropaudvalgOm afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-320/12, Malaysia DairyIndustries Pte. Ltd.1. IndledningHøjesteret har ved beslutning af 29. juni 2012 i retssagen Malaysia DairyIndustries Pte. Ltd. mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (ho-vedintervenient til støtte for nævnet: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha)forelagt tre præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkning afEuropa-Parlamentets Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 omindbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker(varemærkedirektivet).2. Sagens omstændighederSagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt Ankenævnet for Patenter ogVaremærker kunne ophæve Malaysia Dairys varemærkeregistrering af enplasticflaske med henvisning til, at Malaysia Dairy havde kendskab tilYakults tilsvarende udenlandske varemærke, jf. § 15, stk. 3, nr. 3, i vare-mærkeloven.

Yakult udviklede i 1935 en mælkedrik, som i starten blev solgt i en glas-flaske på det japanske marked. I 1965 opnåede Yakult designregistreringi Japan af en ny plasticflaske til mælkedrikken. Yakult har siden registre-ret plasticflasken som varemærke i en række andre lande, herunder andreEU-medlemsstater.Malaysia Dairy har siden 1977 solgt en mælkedrik i en tilsvarende pla-sticflaske, og virksomheden opnåede i 1980 varemærkeregistrering afdenne plasticflaske i bl.a. Malaysia. I 1993 indgik Yakult og MalaysiaDairy en forligsaftale, som fastsatte gensidige forpligtelser og rettighedervedrørende parternes brug og registrering af henholdsvis Yakult-flaskenog Malaysia Dairy-flasken i en række lande.I 1995 ansøgte Malaysia Dairy om registrering som tredimensionelt va-remærke af sin plasticflaske i Danmark.Yakult gjorde efterfølgende indsigelse mod Malaysia Dairys registrering,og Patent- og Varemærkestyrelsen traf i 2005 afgørelse om, at registre-ringen af Malaysia Dairys mærke kunne opretholdes på trods af Yakultsindsigelse. I 2006 traf ankenævnet afgørelse om ophævelse af registrerin-gen og begrundede afgørelsen med, at Malaysia Dairy havde kendskab

til, at Yakult brugte varemærket i udlandet, jf. varemærkelovens § 15, stk.3, nr. 3.Malaysia Dairy indbragte ankenævnets afgørelse for Sø- og Handelsret-ten, der i 2009 stadfæstede afgørelsen. Sagen blev herefter af MalaysiaDairy indbragt for Højesteret.Varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, har følgende ordlyd:"Stk. 3. Et varemærke er også udelukket fra registrering, hvis …3) Det er identisk med eller kun adskiller sig uvæsentligt fra et va-remærke, som på tidspunktet for ansøgningen, eventuelt tidspunktetfor den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for ansøgningen,er taget i brug i udlandet og stadig anvendes dér for varer ellertjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, det yngremærke søges registreret for, og ansøgeren på ansøgningstidspunk-tethavde eller burde have haft kendskabtil det udenlandske mær-ke."(Fremhævning tilføjet.)Artikel 4, stk. 4, litra g), i varemærkedirektivet har følgende ordlyd:"En medlemsstat kan desuden træffe bestemmelse om, at et vare-mærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er regi-streret, kan erklæres ugyldigt i det omfang: …e) Varemærket kan forveksles med et varemærke, der er blevet an-vendt i udlandet på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen, ogsom stadig anvendes der, forudsat at ansøgeren har indgivet an-søgningen iond tro."(Fremhævning tilføjet.)Et centralt spørgsmål i højesteretssagen er, om varemærkedirektivets arti-kel 4, stk. 4, litra g, der henviser til, at ansøgningen skal være indgivet i"ond tro", er til hinder for, at varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, udeluk-ker registrering af et varemærke, der er identisk med et udenlandsk vare-mærke, hvis ansøgeren blot "havde eller burde have haft kendskab til detudenlandske mærke".Begrebet ond tro er ikke defineret i varemærkedirektivet.Højesteret har i sagen stillet følgende tre spørgsmål:"Spørgsmål1Er begrebet ond tro i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse afmedlemsstaternes lovgivning om varemærker, artikel 4, stk. 4, lit-ra g, udtryk for en retsstandard, der kan udfyldes i overensstem-melse med national ret, eller er der tale om et EU-retligt begreb,som skal undergives en ensartetfortolkning i hele EU?

Spørgsmål 2Hvis begrebet ond tro i direktiv 2008/95/EF, artikel 4, stk. 4, litrag, er et EU-retligt begreb, skal begrebet da forstås således, at detkan være tilstrækkeligt, at ansøgeren på ansøgningstidspunktethavde eller burde have kendskab til det udenlandske mærke, ellerstilles der yderligere krav til ansøgerens subjektive forhold for atnægte registrering?Spørgsmål 3Kan en medlemsstat vælge at indføre en særegen beskyttelse afudenlandske mærker, som i relation til kravet om ond tro adskillersig fra artikel 4, stk. 4, litra g, i direktiv 2008/95/EF, f.eks. ved atstille et særligt krav om, at ansøgeren havde eller burde have haftkendskab til det udenlandske mærke?"Forelæggelseskendelsen er forkyndt for Udenrigsministeriet den 8. august2012, og fristen for regeringens afgivelse af skriftligt indlæg i sagen er18. oktober 2012.3. Regeringens retlige stillingtagenAnkenævnet gør under højesteretssagen gældende, at varemærkelovens§ 15, stk. 3, nr. 3, ikke strider mod varemærkedirektivet.

Af både ordlyden af og forarbejderne til § 15, stk. 3, nr. 3, fremgår, atbegrebet ond tro er præciseret i dansk ret, således at det afgørende er, omansøgeren havde eller burde have haft kendskab til det udenlandske mær-ke.For så vidt angår de tre spørgsmål, der er forelagt af Højesteret, gør An-kenævnet under højesteretssagen gældende,oat direktivets artikel 4, stk. 4, litra g), er en fakultativ bestemmelse,som ikke forpligter medlemsstaterne til at indføre den registrerings-hindring, som er nævnt i bestemmelsen, og at der ikke er noget tilhinder for, at medlemsstaterne indenfor direktivets rammer indføreren særegen beskyttelse (spørgsmål 3),oat direktivets artikel 4, stk. 4, litra g), ikke indfører et EU-retligt ondtro-begreb, der skal fortolkes ensartet i alle medlemsstaterne, og atdirektivet derfor ikke er til hinder for, at medlemsstaterne præciserer"ond tro"-begrebet som sket i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3(spørgsmål 1), ogoat præciseringen i varemærkelovens § 15, stk. 3, nr. 3, ikke er i stridmed "ond tro"- begrebet i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 4, litrag), selv hvis det måtte lægges til grund, at dette er et EU-retligt be-greb, som skal undergives en ensartet fortolkning i alle medlemssta-terne (spørgsmål 2).

EU-Domstolens besvarelse af de forelagte spørgsmål kan få betydningfor, om ankenævnets konkrete afgørelse kan opretholdes. Endvidere kanbesvarelsen få mere generel betydning for, om § 15, stk. 3, nr. 3, i vare-mærkeloven kan opretholdes i dens nuværende form.Regeringen afgiver derfor indlæg i sagen, hvori der i overensstemmelsemed det, som ankenævnet har gjort gældende under højesteretssagen,argumenteres for, at en bestemmelse som varemærkelovens § 15, stk. 3,nr. 3, ikke strider mod varemærkedirektivet.